委託開發的專利申請權應該歸誰？

專利作為智慧財產權中重要的一員，受到法律的保護，相對於一般的有形資產，專利權屬的界定十分複雜。明確的專利權屬會給潛在的投資人和技術合夥人一種獨特性，是企業打造核心競爭優勢、壟斷市場和融資的重要籌碼之一。而存在權屬瑕疵的專利可能會給受讓者的利益帶來程度不一的損害。此案審理中，關於技術開發合同的法律性質、委託開發合同的專利權歸屬、職務發明如何認定等問題成為爭議的焦點。

近日，陝西省高級人民法院審理了一例“委託開發專利權屬上訴案”，二審宣判維持陝西省西安市中級人民法院一審判決，從而使這例歷時兩年的專利權屬訴訟糾紛案結案。法律專家指出，通過此案的審理，在技術開發合同中務必要明確約定技術成果權益歸屬，不僅僅是明確成果的所有權，而且要在明確權利歸屬時，進一步規定是否有專門的利益分享約定，以便維護合作者各方的利益。

曲折的專利權屬訴訟案

“開發人應依法享有合同約定的研發成果的智慧財產權，包括專利申請權。”原告王增祿在接受中國智慧財產權報記者採訪時表示，2001年1月19日，陝西省西安恒泰本草科技有限公司(下稱恒泰公司，後轉入陝西九州生物科技股份有限公司)與王增祿就開發染料木素(大豆異黃酮的主要成分之一，具有預防和治療骨質疏鬆等疾病的作用)簽訂了技術開發委託合同。合同約定由王增祿受委託獨立完成染料木素製備工藝的研究工作並提供相關的新藥申報資料，完成國家新藥審批所要求達到臨床准入條件，獲得批件，準備染料木素的實驗研究資料等;由恒泰公司提供小型設備、大型實驗場地及條件;王增祿是本項技術研究成果的惟一合作者，恒泰公司在專案完成後付王增祿技術勞務費200萬元。該協議對技術成果歸屬未作出約定。

2001年2月28日，恒泰公司就同一專案與某大學簽訂合同，委託某大學在現有基礎上研製開發與染料木素相關的派生科技成果。

2002年4月份，王增祿完成合同約定的研發工作。之後直至2005年期間，王增祿出國進修。2002年6月28日，恒泰公司在未與王增祿協商的情況下，將染料木素製備工藝申請專利。在專利審批期間，2004年9月，恒泰公司、某大學將其共同研發並經國家食品藥品監督管理局批准進行臨床研究的正式批件及上述研究成果的專利申請權無償獨佔性轉讓給陝西九州生物科技股份有限公司(下稱九州公司)，由九州公司使用染料木素製備工藝技術，並繼續申請專利，而且使用該成果研發新藥。2005年8月31日，九州公司獲得國家智慧財產權局頒發的發明專利證書，成為染料木素的製備工藝的專利權人，專利證書記載的發明人為王增祿與某大學的另兩人。

雙方不同觀點法庭交鋒

2007年7月23日，王增祿向陝西省西安市中級人民法院提起法律訴訟，狀告恒泰公司和九州公司違法，要求法院判令染料木素的製備工藝專利權歸王增祿所有。王增祿認為，根據專利法以及合同法有關規定，其作為該技術合同的開發人依法享有研發成果即染料木素製備工藝的智慧財產權，包括專利申請權。

被告方恒泰公司和九州公司認為，與原告王增祿訂立合同後，由於王增祿沒有資格也沒有能力完成開發義務，恒泰公司於2001年2月28日就同一開發項目又與某大學簽訂了技術開發合同，委託某大學在現有基礎上研製開發與染料木素相關的派生科技成果;同時，新藥申報資料中有王增祿的簽字，就可以認為王增祿是職務發明，不存在獨立完成的依據。專利申請自2004年1月7日公告以來，從未有人提出異議。所以，被告取得的專利權是合法的。

原告起訴後，西安市中級人民法院依法公開開庭審理了此案。2007年10月，經合議庭合議，一審判決確認“染料木素的製備工藝”發明專利(專利號：ZL02123450.7)的專利權人為王增祿。

一審判決之後，被告恒泰公司和九州公司不服一審判決，遂向陝西省高級人民法院提起上訴。陝西省高級人民法院經過審理，二審作出維持一審判決的決定。

此案三大焦點問題解析

“法院的判決依據是相關法律規定。”陝西省西安市中級人民法院負責審理此案的法官姚建軍在接受中國智慧財產權報記者採訪時，針對此案中的三個焦點問題進行了解析。姚建軍認為，焦點之一是技術開發合同的法律性質。王增祿與恒泰公司協議約定的主要權利、義務和雙方訂立合同的目的符合委託技術開發合同的特徵，因此本案應適用委託技術開發合同的法律規定確定爭訟之專利權的歸屬問題。焦點之二是委託開發合同專利權歸屬的問題。根據我國合同法第329條之規定，當事人之間在完成發明創造過程中，在合同中對專利申請權及專利權歸屬有約定的，依其約定辦理;未作出約定或者約定不明的，依照法律規定，申請專利的權利屬於研究開發人，取得專利權後，研究開發人依法享有專利權，但委託人可以無償實施該專利。本案中，雙方並未對專利權的歸屬作出明確約定，因此，爭訟之專利權歸屬于王增祿。焦點之三是關於爭訟之專利權是否屬於職務發明的問題。大陸專利法第六條規定：執行本單位的任務或者主要是利用本單位的物質技術條件所完成的發明創造為職務發明創造，該單位為專利權人。非職務發明創造，申請專利的權利屬於發明人或者設計人。根據合同可以認定，王增祿研發染料木素的行為是非職務行為。因此，法院依據上述理由作出判決。

同濟大學智慧財產權學院教授劉曉海在接受中國智慧財產權報記者採訪時指出，合同法第326條第2款規定，職務技術成果是執行法人或者其他組織的工作任務，或者主要是利用法人或者其他組織的物質技術條件所完成的技術成果。從此案情況看，王增祿做出的成果不是職務技術成果。此案是委託開發合同，根據合同法有關規定，委託開發完成的發明創造，除當事人另有約定的以外，申請專利的權利屬於研究開發人。研究開發人取得專利權的，委託人可以免費實施該專利。

資料來源  2016/11/23  法邦網