知識産權報　孫海龍　姚建軍

認定網路功能變數名稱注册使用行爲構成侵權的要件——評四川宏達股份有限公司與趙剛侵犯商標權糾紛案

 　　案情重播        

 　　1985年9月30日，德陽市什邡磷肥廠經國家商標局核准，獲得“雲頂”文字圖形注册商標專用權，核定使用商品爲第27類化肥（後核准續展注册在商品國際分類第1類），注册號爲第233538號。歷經多次變更後，2004年12月23日，“雲頂”文字圖形注册商標注册人變更爲四川宏達股份有限公司（下稱宏達公司）。期間，雲頂牌粉狀磷酸一銨、複混合肥獲“四川名牌産品”等多項榮譽稱號。之後，趙剛通過北京萬網志成科技有限公司注册了功能變數名稱爲www.雲頂公司.com，功能變數名稱的有效期限至2008年4月12日。2007年4月15日，趙剛致函宏達公司稱，其是www.雲頂公司.com及www.yundinggongsi.cn功能變數名稱的擁有者，通過網路資訊渠道獲知巨集達公司産品及業務的相關名稱與其擁有的功能變數名稱産生了衝突，從而影響到其對功能變數名稱的使用和開發，建議巨集達公司更改其産品或業務，或收購其所有的功能變數名稱，收購價爲5萬元。宏達公司認爲，趙剛注册功能變數名稱行爲已侵犯了“雲頂”注册商標專用權。故訴至法院，請求確認宏達公司的“雲頂”商標（注册號第233538號）爲馳名商標；判令趙剛停止侵權，登出“雲頂公司”的網路功能變數名稱；趙剛賠償宏達公司損失5000元；訴訟費由趙剛承擔。法院審理後判决：趙剛停止使用幷登出其注册的中文功能變數名稱“www.雲頂公司.com”；趙剛賠償四川宏達股份有限公司損失3000元；駁回宏達公司其餘訴訟請求。

　　法官點評

　　判定功能變數名稱注册、使用行爲構成侵權的要件

　　由于功能變數名稱的識別性功能，使之與知識産權緊密聯繫。我國商標法第52條規定：給他人的注册商標專用權造成其他損害的，屬侵犯注册商標專用權的行爲。最高人民法院《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《商標解釋》）第1條第3項規定：“將與他人注册商標相同或者相近似的文字注册爲功能變數名稱，幷且通過該功能變數名稱進行相關商品交易的電子商務，容易使相關公衆産生誤認的”屬于商標法第52條第5項規定的給他人注册商標專用權造成其他損害的行爲。由此規定，可以解讀出注册功能變數名稱侵犯他人在先的注册商標專用權應具備的條件是：原告請求保護的注册商標權合法有效；被告注册功能變數名稱使用的文字與他人在先的注册商標相同或相近似；被告通過該功能變數名稱從事了相關商品的電子商務；注册的功能變數名稱易使相關公衆産生誤認。此外，根據最高人民法院《關于審理涉及電腦網路功能變數名稱民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（下稱《網路功能變數名稱解釋》）第4條的規定，司法認定行爲人注册、使用功能變數名稱構成侵權應同時具備以下4個條件：原告請求保護的民事權益合法有效；被告注册功能變數名稱同原告要求保護的權利客體之間具有相同或相似性，易使相關公衆産生誤認；被告無注册、使用功能變數名稱的正當理由；被告注册功能變數名稱具有惡意。

　　被告注册功能變數名稱具有惡意的條件

　　惡意是指行爲人明知違反誠實信用原則而繼續爲之的行爲。行爲人是否具有惡意的舉證責任在原告，而由原告對此舉證顯然比較困難，也不利于保護權利人的合法權益。具體到本案中，宏達公司注册的“雲頂”商標合法有效；趙剛申請注册的中文www.雲頂公司.com功能變數名稱的主要部分，與巨集達公司注册的“雲頂”商標文字相同，足以造成相關公衆的誤認；同時趙剛致函宏達公司稱其是www.雲頂公司.com功能變數名稱的擁有者，建議宏達公司收購其所有的功能變數名稱。由此事實說明，趙剛對該功能變數名稱的注册、使用主觀上具有惡意，根據最高人民法院《網路功能變數名稱解釋》第4條的規定，應認定趙剛注册、使用“www.雲頂公司.com”功能變數名稱的行爲侵犯了宏達公司的注册商標專用權。

　　審理注册商標權與功能變數名稱衝突幷非必然認定馳名商標

　　最高人民法院《商標解釋》第22條規定：人民法院在審理商標糾紛案件中，根據當事人的請求和案件的具體情况，可以對涉及的注册商標是否馳名依法作出認定。由此規定說明，人民法院認定馳名商標，實行被動原則，不依職權直接確認馳名商標，即只有在當事人提出請求且根據案情需要人民法院才依照法律規定作出認定。對于涉及功能變數名稱與商標衝突案件，只要能够認定侵權成立，則不應認定馳名商標。如前所述，趙剛注册的功能變數名稱與宏達公司注册的商標存在特定的聯繫，容易造成相關公衆的混淆，同時趙剛對該功能變數名稱的注册、使用具有惡意，可以認定趙剛侵犯注册商標專用權成立。因此宏達公司請求認定“雲頂”注册商標爲馳名商標，法律依據不足，對此不予涉及。

　　關于被告承擔民事責任的方式

　　本案系侵犯商標權引發的民事訴訟，但審理內容涉及了電腦網路功能變數名稱注册使用等行爲，最高人民法院《網路功能變數名稱解釋》第8條規定：人民法院認定功能變數名稱注册、使用行爲構成侵權或者不正當競爭的，可以判令被告停止侵權、登出功能變數名稱；或者依原告的請求判令由原告注册使用該功能變數名稱；給權利人造成實際損害的，可以判令被告賠償損失。本案中，由于宏達公司因侵權所受損失及趙剛因侵權所獲得的利益均無法確定，依照我國商標法第56條第1、2款規定“侵犯商標專用權的賠償數額，爲侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益，或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失，包括被侵權人爲制止侵權行爲所支付的合理開支。前款所稱侵權人因侵權所得利益，或者被侵權人因被侵權所受損失難以確定的，由人民法院根據侵權行爲的情節判决給予50萬元以下的賠償”之規定，法院酌情確定趙剛賠償宏達公司包括合理的調查費用在內的損失爲3000元。